Listagem de sequências em pedidos divididos – uma comparação entre o EPO e INPI

November 7, 2023

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Decisor Brasil

O EPO e o INPI estão adotando o Padrão OMPI ST.26 para apresentação de listagens de sequências em pedidos de patente nacionais e internacionais depositados em ou após 1º de julho de 2022. O Padrão OMPI ST.26 estabelece novas regras para a apresentação de sequências biológicas em linguagem de marcação extensível (XML). Este formato tem muitas vantagens sobre o antigo formato ST.25 (TXT), como ser compatível com os requisitos da International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC) que estabelece conteúdo de dados uniforme e sincronizado a ser analisado por vários escritórios de patentes em diferentes bases de dados (isto é, DNA Databank of Japan (DDBJ), o European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) e o National Center for Biotechnology Information (NCBI ou GenBank). Ademais, o novo formato permite a inclusão de informações sobre sequências ramificadas e sequências contendo análogos de nucleotídeos ou D-aminoácidos, por exemplo.

Em geral, a apresentação de listagens de sequências é necessária quando o objeto de proteção do pedido de patente se refere a uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou aminoácidos essenciais à invenção. Há uma diferença relevante entre a prática do EPO e a do INPI no que se refere à apresentação de listagem de sequências em pedidos de patente divididos.

De acordo com o regime jurídico do EPO, um pedido dividido é considerado como um pedido de patente independente, que está sujeito aos requisitos aplicáveis à data do seu depósito. Portanto, os pedidos divididos depositados em ou após 1º de julho de 2022, perante o EPO, devem incluir uma listagem de sequências em conformidade com o padrão OMPI ST.26, independentemente da data de depósito do pedido original.

O INPI tem uma abordagem diferente. Considera a data de depósito do pedido original como o momento para determinação do formato da listagem de sequências para pedidos divididos. Isso ocorre porque os pedidos divididos, embora tidos como pedidos independentes, são considerados estando na mesma fase processual do pedido de patente original. Portanto, a data de depósito de um pedido dividido não é relevante. Divididos de um pedido original com data de depósito anterior a 1º de julho de 2022 deverão apresentar a listagem de sequências no formato OMPI ST.25 (TXT), enquanto aqueles originários de um pedido original depositado em ou após 1º de julho de 2022 deverão apresentar a listagem de sequências no formato OMPI ST.26 (XML). Em outras palavras, as listagens de sequências dos pedidos divididos devem seguir o mesmo formato apresentado para o pedido original.

Vale ressaltar que a conversão de uma listagem de sequências no formato ST.25 (TXT) para o formato ST.26 (XML) pode levar à adição ou perda de matéria. Para evitar tais riscos, o EPO publicará no Diário Oficial de 11/2023 medidas transitórias para pedidos divididos depositados após 1º de julho de 2022, como segue: (i) a possibilidade de depositar a listagem de sequências ST.25 do pedido original em formato PDF, ao depositar pedidos divididos; e (ii) no prazo de dois meses, apresentar um arquivo de listagem de sequências no formato ST. 26.

Por fim, devido às diferentes práticas entre os escritórios de patentes, os requerentes devem levar em consideração essa prática específica referente à apresentação de sequências biológicas para pedidos divididos, para evitar quaisquer objeções durante o exame.

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